미국특허출원 방법 및 절차-미국 특허비용 아끼는 방법, IDS제출 시기와 비용, 출원 비용, 발명자 서명의 중요성

 국내 특허에 출원한 기업이 가장 많이 진출하는 국가가 미국입니다. 시장이 크고 특허 보호에 있어 안정성이 있기에 많이 선호하시는데요.

 
미국에 출원하는 방법은 다음 3가지입니다. 
1) 파리조약에 의한 출원 
2) PCT 미국진입 
3) PCT Continuation(Bypass)
 
파리조약에 의한 출원 및 PCT 진입의 차이는 아래 링크를 참고하세요. 
2023.11.11 - [특허] - 해외 특허출원하는 법, PCT국제출원 및 파리조약 개별국출원

해외 특허출원하는 법, PCT국제출원 및 파리조약 개별국출원

 
PCT로 미국진입할 경우, PCT출원서와 모든 내용이 동일해야 해서 수정이 불가한 단점이 있는데 최근에는 명세서를 수정하여 제출할 수 있는 Bypass PCT 미국진입을 선호합니다. 
 

미국 출원을 위한 서류

1. 명세서 및 도면, 청구항
2. 선서(Oath)/선언서(Declaration)/위임장(POA)
3. IDS (정보개시서 제출)
4. 출원수수료-출원료 감면제도=>기업규모에 따라 최대 75%까지 감면받을 수 있어요. 

•    대기업(Large Entity) : 피고용인 500명 이상
•    소기업(Small Entity)  : 피고용인 500명 이하=> 50% 할인
•    초소기업(Micro Entity) : 특정 자본금 기준 이하, 출원건수 4건 이하 등) =>75%할인 

5. 기타 부속 서류-미생물 기탁, 염기서열, Computer Program
 
그럼 각 항목을 자세히 알아볼게요. 
 

1. 미국 특허명세서의 구성 요소(Anatomy of Patent Specification)

미국 특허명세서는 다음과 같은 형식을 갖추어야 합니다. 그래서 명세서 번역시 미국출원명세서 번역 경험이 풍부한 전문적인 번역사를 선택하는 것이 중요합니다. 
 
1) Title of Invention 
2) Cross-Reference to Related Application
3) Background of the Invention
4) Summary of the Invention
5) Brief Description of the Drawings
6) Detailed Description of the Preferred Embodiment
7) Claims
8) Abstract
9) Drawings

2. 발명자 선언서(Declatatin)

 미국은 발명자의 발명을 중하게 여기기에, 발명자가 특허를 출원인께 양도하였다는 양도기록서가 작성되어야 합니다. 
그래서 발명자의 서명을 받을 수 없는 경우에는 진술서와 증거까지 제출해야 하는 만큼 발명자의 권리를 보호합니다. 
 
발명자 선언서에 각 발명자는 서명하여야 하며 다음의 내용을 확인하고 미국 출원될 명세서 최종본 검토 후 서명해야 효력이 발생합니다. 
1. 출원 명세서의 내용을 검토하고 이해하였습니다. 
2. 기명된 발명자가 특허 청구된 발명의 진정한 발명자입니다.
3. 특허성 판단에 중요한 모든 알고 있는 정보를 특허청에 개시하여야 하는 의무를 인식하고 있음 (IDS 제출의무)
 

발명자의 서명을 받을 수 없다면? 대체진술서(Substitute Statement) 

만약, 선언서에 발명자 서명을 받을 수 없는 경우에는 대체 진술서를 제출해야 하는데, 다음의 경우 대체진술서 제출을 허용합니다. 
1) 발명자가 사망하거나 법적 무능력자가 된 경우
2) 상당한 노력을 했음에도 발명자의 소재를 파악할 수 없거나 연락이 닿지 않을 서명을 받을 수 없는 경우
3) 발명의 양도의무 진 자가 선언서에 서명하기를 거부한 경우
4) 공동 발명자 중 1인이 출원하기를 거부할 경우
 
대체진술서는 발명의 양수인인 출원인(특허 팀장 선에서 서명해도 됩니다.)이 서명합니다. 
 

3. IDS (정보개시의무)

미국특허청은 "해 아래는 새것이 없다."라는 격언처럼 대부분의 기술은 모두 그 전에 있던 기술을 개량한 것이라고 판단하여 출원된 발명에 대해 발명을 위해 참고한 모든 문헌을 출원 시 제출하도록 합니다. 또한, 출원 중일 경우 새롭게 발명한 인용문헌도 제출해야 하는 제도로 IDS(정보개시의무)를 두고 있습니다. IDS 제출의무는 필수이며 위반 시 특허청에 대한 기망이 성립되어 등록이 취소될 수 있습니다. 
 

제출 시기에 따른 관납료 발생 여부

IDS제출시기는 특허가 등록될 때까지입니다. IDS는 제출 시기에 따라 관납료가 발생할 수 있습니다. 
 
1) 시기 1-미국 출원일로부터 3개월 이내 또는 첫 번째 OA 발부일 또는 RCE 이후의 첫 번재 OA 이전 중 더 늦은 때까지=>관납료나 특별한 사유 없이도 IDS제출이 가능합니다. 
 
2) 시기 2- 첫 번째 OA이후 출원심사 종료(Final OA or NOA)전 =>외국 특허청 OA등에 의해 인용정보를 안 날로부터 3개월 이내에는 관납료 없이, 3개월 경과 후에는 관납료와 함께 IDS 제출이 가능합니다. 
 
3) 시기 3- 출원심사 종료 이후 등록료 납부 이전=>외국 특허청 OA등에 의해 정보를 안 날로부터 3개월 이내이면 관납료와 함께 IDS 제출 가능하지만, 3개월 이후이면 RCE 신청해야지만 IDS 제출이 가능합니다. 
 
4. 출원수수료
출원수수료는 다음과 같습니다. 

•  청구항 수가 20항을 초과할 경우, 독립항 3항 초과시 추가관납료가 부과되고, 다중독립항이 포함되어 있을 경우도 추가 관납료를 납부하여야 하므로 자진보정을 통해 반드시 제거할 필요가 있습니다. 

미국특허청 자료

4. 출원관납료 감면

소기업과 초소기업에 해당할 경우 50~75%의 출원관납료 할인을 받습니다.

• 소기업(Small Entity) 요건

1) 개인
2) 피고용인 500인 미만의 사업장 (13CFR 121.801~121.805)
3) 비영리 단체-대학교 또는 고등 교육기관을 포함하지만, 정부기관은 포함되지 않습니다. 
 
*대기업과 중소기업의 공동출원, 연구소와 중소기업의 공동 출원등에 대해서는 관납료 감면을 적용 받을 수 없습니다. 

• 초소기업(Micro Entity) 요건

*소기업의 요건을 만족하면서 동시에 아래의 요건 중 하나를 추가로 만족해야 합니다. 
 
1) 고등 교육기관
2) 소득-출원인, 발명자 및 공동발명자 중 어느 누구도 전년도 연간 소득이 미국 중산층 평균 연소득의 3배를 넘지 않아야 합니다. ($223,740 -2023년 기준)
3) 미국에서의 출원한 특허 건수가 이 전에 4건 이하여야 합니다.