2023년 6월 1일부터 유럽 특허에 새로운 제도인 통합특허법원(Untied Patent Court)이 도입됩니다. 기존 유럽특허의 경우 특허권이 유효화된 개별 국가에서 별도의 소송을 제기해야 합니다. 그래서 비용도 많이 들고 각 국의 법원마다 일관되지 않은 판결이 생기는 문제가 있습니다. 이를 보완하고자 도입된 것이 바로 통합특허법원(UPC)입니다.
통합특허법원은(UPC)은 단일특허 및 전통적인 유럽특허의 침해 및 무효 소송 등에 관한 전속관할권을 가집니다.
개별국가가 아닌 통합특허법원(UPC)에서 한 번의 특허침해에 대한 무효소송으로 범유럽국가에 영향을 미칩니다. 반대로 무효 소송으로 타격을 입을 가능성이 높은 특허의 경우 리스크를 분산하기 위해서 과도기(7년) 동안 통합특허법원의 영향을 받지 않도록 기존 방식대로 소송을 진행할 수 있는 옵트아웃(Opt-out)을 선택할 수 있습니다.
옵트아웃 Opt-out (통합특허법원 관할 배제)
옵트아웃(Opt-out) 은 통합특허법원(UPC)이 시행되고 과도기 기간(7년 간) 동안 특허에 대해 통합특허법원(UPC) 관할 영향을 받지 않도록 선택할 수 있는 제도입니다. 이 기간은 5년 뒤에 검토하여 최대 14년까지 적용될 수 있습니다. 계류 중인 유럽 출원, 등록된 유럽특허에 대해서도 옵트아웃을 신청할 수 있습니다. 계류 중인 유럽출원에 대해서 옵트아웃을 신청하면 등록 시 자동으로 통합특허법원 관할에서 배제됩니다.
옵트아웃은 철회 가능하지만 철회되어 통합특허법원 관할 하에 들어가면 다시 옵트아웃 신청을 할 수 없습니다.
과도기가 지나면 최종적으로 통합특허법원은 체약국 내에서 유럽특허청이 부여한 모든 특허에 대해 전속관할 권을 가지게 됩니다.
옵트아웃해야 할까?
옵트아웃 결정은 특허 소유권자, 기업들에게 중요한 의사결정입니다. Opt-out을 선택할 때 고려하기 위해서 통합특허법원 관할 적용 장점과 단점을 알아보겠습니다.
통합특허법원(UPC) 관할적용 장점
1) 유럽 전역의 경험이 많은 IP판사 pool로 구성되어 있으므로 새로운 관점으로 판결을 받아 보고자 할 때 유리합니다.
2) 초기에는 법원에 사건이 적어 빠른 절차가 진행됩니다.
3) 승소자에게 소송 비용을 반환하도록 합니다.
4) 단일 침해소송 조치가 가능합니다. UPC를 통해 유럽 전역에서 침해 금지효력을 발생시킬 수 있기 때문에 복잡성이 줄어듭니다.
5) 방법특허의 경우, 청구항의 각 단계가 여러 국가에서 나누어져 실시되는 경우에 중앙집권적인 침해 주장에 유리합니다.
6) 특허권자는 잠재적인 초기 판례법을 형성할 수 있으며, 특히 현재 유럽의 개별국 법원에서 불리한 법률적 관점에 영향을 미칠 수 있습니다.
통합특허법원(UPC) 관할적용 단점
1) 새롭고 검증되지 않은 제도로 최적화되기까지 시간과 다양한 판례가 필요합니다. 초기 소송 성공 가능성과 결과를 예측하기 어렵습니다.
2) EPO 이의신청기간 만료에도 중앙적인 무효소송이 가능합니다.
3) 절차 분리로 인해 유효성과 침해 여부에 대한 판단이 별도로 이루어지므로 잠재적인 더 높은 비용이 유도될 수 있습니다.
4) 한 번의 무효판결로 UPC 체약국 전체에 무효 효력이 발생됩니다. 물질특허, SPC, 분할출원인 없는 경우 등과 같은 중요한 특허일수록 무효판결 영향이 큽니다.
결론
옵트아웃(Opt-out) 신청 고려(통합특허법원 관할배제)
- 중요한 특허의 경우 (물질특허, SPC 등) 무효 판결 시의 타격을 분산하기 위해 옵트아웃이 유리합니다.
- 무효 가능성이 높거나, 이미 이의 신청이 되었거나, 미래에 무효 소송을 받을 가능성이 높은 경우, 옵트아웃으로 리스크 관리할 수 있습니다.
통합특허법원(UPC) 관할 유지
- 침해 금지 측면에서 한 번에 범유럽적인 침해금지 집행을 할 수 있으므로 UPC유지가 유리합니다.
- 방법의 경우 UPC유지가 유리합니다.
- 침해 금지 청구 시 특정 국가에 빠르고 효과적인 구제 수단이 없을 경우 UPC 판결을 받아 집행하는 것이 유리합니다.
- 무효가능성이 낮거나 리스크가 분산되어 있는 분할 출원의 경우 UPC가 유리합니다.