IDS 제출에 관한 모든 정보 - IDS(Information Disclosure Statement)제출 의무 국가 및 미국특허청 IDS 제출시기 및 방법

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IDS란?

미국 출원을 할 때 중요하게 지켜야 되는 사항 중 하나가 IDS 제출입니다. 

IDS는 Information Disclosure Statement의 약자로 정보개시의무입니다.

출원된 특허에 참고된 모든 자료를 제출하는 것을 말합니다. 이는 특허청이 출원된 특허 심사를 수행할 때 중요한 자료로 사용됩니다.

 

미국은 성경 전도서 구절인 "해 아래 새것이 없다." 영어로 표현하면  "There is Nothing New under the Sun"을 인용하여 모든 발명은 전에 있던 것으로부터 나왔으므로, 출원되는 발명에 참고된 모든 정보와 자료를 제출하여 특허성을 판단합니다. 

 

IDS 제출의무 국가

IDS을 제출해야 하는 국가는 미국(US)과 캐나다(CA)입니다. 

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IDS 제출 대상 문헌

출원된 특허와 관련된 모든 자료를 제출해야 합니다. 

*우선권주장 특허 및 패밀리 특허 상의 인용문헌

예를 들어, 우선권을 주장하는 특허와 그 우선권을 공유하는 해외특허에서 OA나 조사리포터, 등록결정서 상의 언급된 모든 서류를 제출해야 합니다. 

자세히 예를 들면, 한국특허청에 출원한 특허인 KR 10-2023-1234567을 우선권 주장으로 1년 이내 미국(US), 유럽(EP), 중국(CN)에 출원하였다고 할게요. 그러면 국내 우선권 출원(KR)과 유럽(EP), 중국(CN)에서 발부된  의견제출통지서, 거절결정통지서, EESR(Extended European Search Report), Office Action  등에 인용된 모든 인용문헌을 미국(US) 출원에 제출해야 합니다. 

 

한국 등록결정서 (KR NOA)

한국 특허결정서 상의 인용문헌

 

 

유럽 조사보고서 (European Search Report)

유럽조사보고서 상의 인용문헌

* PCT 국제조사보고서(ISR) 상의 인용문헌

 또 다른 예로 한국특허청에 출원한 KR 10-2023-1234567를 1년 이내 PCT 출원(PCT/2023/123456)하고 미국(US), 유럽(EP), 중국(CN)으로 진입했다고 할게요. 그러면 미국 출원 시 PCT 국제조사기관에서 발행한 국제조사보고서 ISR(International Search Report)에 언급된 관련 자료를 제출하세요. 국내우선권출원(KR)에 의견제출통지서, 거절결정통지서, 등록결정서가 있는지 확인하시고요. 만약 있다면, 각각의 서류에 언급된 인용문헌(IDS)을 제출하셔야 해요. 

 

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IDS 제출방법

제출자료

1. IDS제출신청서-Transmittal letter 
2. 통지서-Office Action, Search Report, Notice of Allowance
3. 외국 인용문헌자료 (영문 요약본)-Foreign Reference, Non-Patent Literature 

 영어가 아닌 언어를 사용하는  인용문헌의 경우, 영어로 번역된 요약서를 제출해야 합니다. 

한국특허청에서 발행된 인용문헌의 경우, http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp

KIPRIS(Korea Intellectual Property Rights Information Service), Free Patent Information Search Service

한국특허청에서 운영하는 특허검색사이트 키프리스(KIPRIS) 영문으로 들어가셔서 한국특허청에서 발행한 문서에서 인용된 특허를 찾습니다.

 

영문 요약문 찾기

해외 특허의 경우, 인용문헌 영문 요약본을 구글 특허 (Google Patent) https://patents.google.com/  혹은 유럽특허청(EPO)에서 운영하는 ESPACENET,  https://worldwide.espacenet.com/patent/ 로 들어가셔서 찾으시면 됩니다. 

 

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IDS 제출시기 및 관납료 

IDS 제출시기는 출원한 특허가 등록완료될 때까지 가능해요. 

그리고 제출시기에 따라 관납료가 발생할 수 있어요. 

 

1) 제출시기 1. (Before first Action)  : 미국에 특허를 출원한 일로부터 3개월 이내 또는 첫 번째 Office Action(NFOA) 전

• 관납료 없음/  IDS 제출 언제나 가능 

2) 제출시기 2. (After non-final action) : 첫 번째 OA(non-final action) 이후 

• 외국 특허청에서 발행된 통지서의 정보를 안 날로부터 3개월 이내 : 관납료 없음,  IDS 제출가능
• 외국 특허청에서 발행된 통지서의 정보를 안 날로부터 3개월 초과한 때 : 관납료를 있음, IDS certification과 함께 IDS 제출 가능

3) 제출지기 3. 출원 심사(FOA, NOA) 이후 등록료 납부 전

• 외국 특허청에서 발행된 통지서의 정보를 안 날로부터 3개월 이내 : 관납료 있음,  IDS 제출가능
• 외국 특허청에서 발행된 통지서의 정보를 안 날로부터 3개월 초과한 때 : RCE 제출해야만 IDS 제출가능

4) 등록료 납부 이후

• QPIDS 이용해야 가능( peition to withdraw from issue, conditional RCE)

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 IDS 제출하지 않은 경우

출원 등록 시 의도적으로 선행기술 제출을 하지 않으면 특허활용에 제한이 생길 수 있습니다. 

하지만 등록 후 특허 활용 전에 보충심사제도 실시 신청을 통해서 제출하지 않았던 인용문헌(참증) 제출 가능하도록 AIA 개정법 하에서 실시하고 있습니다. 

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IDS 제출에 관한 결론

결론적으로, IDS는 패밀리 특허에서 인용된 문헌 자료를 미국 특허심사를 위해 제출해야 하며 패밀리 특허에서 인용문헌을 포함한 통지서가 발행되면 최대한 빨리 제출해야 관납료 발생을 피할 수 있습니다. 제출하지 않을 경우 특허청에 대한 기망행위로 등록이 취소될 수 있습니다.